Как промышленный образец попал
в компанию с независимым пунктом формулы патента?
В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)
В недавно опубликованном постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров об охране и защите интеллектуальных прав даны разъяснения по актуальнейшим вопросам правоприменения (всего 178 пунктов с разъяснениями). В п. 125, как представляется автору статьи, приведена некорректная формулировка относительно промышленных образцов.
Приведем полностью п. 125 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
«При наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке».
В первом абзаце данного разъяснения упоминание наряду с идентичными изобретениями и полезными моделями (и изобретениями с эквивалентными признаками) также и промышленных образцов логично, так как столкнуться между собой могут не только патенты на изобретения и/или полезные модели, но и патенты на идентичные промышленные образцы. Однако во втором абзаце условие о независимом пункте формулы патента и наличии, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента, и иных признаков, не только в отношении изобретения и полезной модели, но и в отношении промышленного образца, неуместно, и признание зависимости промышленного образца согласно п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ не может рассматриваться в контексте некоего «независимого пункта формулы» патента на промышленный образец.
Не имеет промышленный образец никакого отношения к независимому пункту формулы, которая может быть использована только в отношении патента на изобретение или полезную модель.
Приводимое разъяснение основано на более раннем положении и изложено в п. 9 информационного письма от 13 декабря 2007 г. №122 президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Как и ранее, в нем вновь упоминаются эквивалентные признаки, которыми могут отличаться сравниваемые патенты.
Уже много раз по данному поводу отмечалось, что эквивалентность признаков определяется не при сравнении признаков из формул изобретений, а при установлении использования изобретения в конкретном вещном (материализованном) продукте или способе (далее – продукт), если вещный продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Из ст. 1358 ГК РФ следует, что при установлении использования запатентованного изобретения сравнению на эквивалентность подлежат вещные признаки, присущие изготовленному продукту как материальному объекту, с правовыми признаками независимого пункта формулы изобретения из патента.
Эквивалентность не определяется сравнением признаков из формул изобретений, так как установление эквивалентности признаков должно всегда осуществляться при подтверждении фактических обстоятельств реального использования вещного продукта в целом, а не использования его отдельных признаков. Но вновь возвращаться к обсуждению данного вопроса не имеет смысла, а вот отделить промышленный образец от независимого пункта формулы изобретения, к которому он не имеет отношения, надо.
